Kullanılmayan Markanın İptali Nedir? Şartları ve Başvuru Süreci

SMK m. 9 uyarınca, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından markasını Türkiye’de ciddi biçimde kullanmayan ya da kullanımına kesintisiz beş yıl süreyle ara veren marka sahibinin markası iptal edilebilir.

İptal talebinin kabul edilebilmesi için aranan başlıca unsurlar şunlardır:

• markanın tescilinden itibaren beş yıllık sürenin geçmiş olması,
• bu süre içinde markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmamış olması,
• kullanmamayı haklı kılan bir sebebin bulunmaması,
• iptali istenen mal veya hizmet sınıflarının açıkça belirtilmiş olması.

Kullanım, markanın tescil edildiği biçimiyle ya da ayırt edici karakterini değiştirmeyen unsurlarla kullanılmasını ifade eder. Yalnızca sembolik, göstermelik veya iptali önlemek amacıyla yapılan kullanım, ciddi kullanım sayılmaz.

Marka, tescilli olduğu mal ve hizmetlerin bir kısmında kullanılıyor olabilir. Böyle bir durumda iptal talebi yalnızca kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından değerlendirilir; markanın fiilen kullanıldığı sınıflar korumasını sürdürür. Bu nedenle iptal başvurusunda hangi sınıfların kullanılmadığı somut olarak gösterilmelidir.

Kanun, haklı sebeple kullanılamamış markanın iptal edilemeyeceğini kabul eder. Uygulamada haklı sebep değerlendirmesi, somut olayın koşullarına göre yapılır. Genel olarak marka sahibinin iradesi dışında gelişen ve kullanmayı objektif biçimde engelleyen durumlar haklı sebep olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık yalnızca ticari tercih, pazarlama stratejisi değişikliği veya ekonomik gerekçeler, tek başına haklı sebep sayılmayabilir.

Kullanmama nedeniyle iptal talepleri Sınai Mülkiyet Kanunu’nun öngördüğü geçiş süreci tamamlandıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ileri sürülmektedir. Bu değişiklik öncesinde kullanmama nedeniyle iptal talepleri fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemelerinde dava yoluyla ileri sürülüyordu. Somut başvurunun hangi tarihte yapılacağı ve hangi usule tabi olacağı, başvuru anında yürürlükte olan düzenlemeye göre ayrıca teyit edilmelidir.

Kurum tarafından verilen iptal kararlarına karşı Kurum nezdindeki itiraz yolu tükendikten sonra Ankara Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir.

İptal talebinde bulunmak için özel bir menfaat şartı aranmaz; ilgili herkes markanın kullanılmadığı gerekçesiyle iptal talebinde bulunabilir. Uygulamada iptal talebi genellikle;

• aynı veya benzer işareti tescil ettirmek isteyen ve önceki tescille karşılaşan girişimciler,
• markaya dayanılarak açılan bir tecavüz veya itiraz sürecinde savunma amacıyla karşı taraf,
• portföyünü sadeleştirmek isteyen ve rakip tescillerle mücadele eden şirketler

tarafından gündeme getirilir.

İptal talebine karşı savunmada marka sahibi, kullanımı ispatla yükümlüdür. Ciddi kullanımı gösterebilecek başlıca deliller şunlardır:

• markayı taşıyan ürün, ambalaj, etiket örnekleri,
• fatura, sevk irsaliyesi ve satış kayıtları,
• katalog, fiyat listesi ve tanıtım materyalleri,
• reklam, sosyal medya ve internet sitesi kullanım kayıtları,
• ihracat belgeleri ve gümrük kayıtları,
• bağımsız kuruluşlarca hazırlanmış pazar araştırmaları,
• lisans sözleşmeleri ve lisans alanın kullanım delilleri.

Delillerin tarih içermesi ve beş yıllık dönem içindeki kullanımı somut biçimde göstermesi önemlidir. Tarihsiz veya iptal başvurusundan hemen önce hazırlanmış deliller, ciddi kullanımın ispatı bakımından zayıf kabul edilebilir.

Marka iptaline karar verilmesi hâlinde iptal, kural olarak iptal talebinin ileri sürüldüğü veya dava tarihinden itibaren hüküm doğurur; ancak talep hâlinde iptali gerektiren şartların gerçekleştiği daha önceki bir tarihin esas alınması da mümkündür. İptal kararı kesinleştikten sonra marka sicilden terkin edilir ve iptal edilen mal ve hizmetler bakımından koruma sona erer.

İptal kararı, iptal tarihinden önce yapılmış ve kesinleşmiş hüküm ve sözleşmelere geriye etkili olarak dokunmaz; ancak kötüniyetle açılmış tazminat talepleri ayrıca değerlendirilebilir.

Kullanmama nedeniyle iptal, belirli bir süreyle sınırlı değildir; beş yıllık kullanmama koşulu gerçekleştiği sürece iptal talebi ileri sürülebilir. Ancak marka sahibi, iptal talebinden önce ciddi kullanıma yeniden başlamışsa, bu kullanımın iptal talebinden ne kadar önce başladığı önem taşır. Talepten hemen önce ve yalnızca iptali önlemek amacıyla başlatılan kullanım, ciddi kullanım sayılmayabilir.

İptal talebiyle karşılaşan marka sahibinin ilk yapması gereken, markasının fiilen kullanıldığı dönemleri ve bu kullanımı destekleyen belgeleri sistematik biçimde bir araya getirmektir. Uygulamada birçok şirket, markasını yıllardır kullanmasına rağmen kullanım delillerini düzenli arşivlememiş olabilir; bu durumda geriye dönük fatura, katalog ve reklam kayıtlarının toplanması zaman alıcı olabilir.

Marka sahibinin savunmasında dikkat etmesi gereken bir diğer husus, kullanımın markanın tescil edildiği hâliyle veya ayırt edici karakterini değiştirmeyen küçük farklılıklarla yapılmış olmasıdır. Markanın logosunda, renginde veya yazı karakterinde tescilden bağımsız köklü değişiklikler yapılmışsa, bu değişikliğin “aynı markanın kullanımı” sayılıp sayılmayacağı ayrıca tartışmaya açık hâle gelebilir.

Marka portföyü geniş olan şirketler açısından kullanmama nedeniyle iptal riski, düzenli bir portföy denetimiyle önemli ölçüde azaltılabilir. Bu kapsamda önerilen başlıca uygulamalar şunlardır:

• her markanın tescilli olduğu sınıflar ile fiilen kullanıldığı sınıfların periyodik olarak karşılaştırılması,
• kullanılmayan sınıfların beş yıllık sürenin dolmasından önce ya kullanıma açılması ya da portföyden çıkarılması,
• kullanım delillerinin (fatura, katalog, reklam kaydı) tarih belirtir biçimde düzenli olarak arşivlenmesi,
• lisans sözleşmeleri kapsamında lisans alanın kullanımının da belgelenmesi,
• portföydeki markaların ticari stratejiyle uyumluluğunun yıllık olarak gözden geçirilmesi.

Bu tür bir denetim, yalnızca iptal riskini azaltmakla kalmaz; aynı zamanda gereksiz yenileme ve vekillik masraflarının da önüne geçilmesini sağlayabilir.

• Markayı tescil ettirip hiç kullanmadan yıllarca sicilde tutmak,
• kullanım delillerini tarihsiz veya belirsiz biçimde saklamak,
• yalnızca bir mal veya hizmet için kullanılan markayı geniş bir sınıf listesiyle tescil ettirip diğer sınıflar bakımından iptal riskini görmemek,
• iptali önlemek için son anda sembolik kullanım başlatmak,
• lisans alanın kullanımının marka sahibinin kullanımı sayılabileceğini gözden kaçırmak,
• iptal talebinde bulunurken karşı tarafın olası kullanım delillerini önceden araştırmamak.

Kullanılmayan markanın iptali, sicildeki pasif tescillerin temizlenmesini sağlayan önemli bir mekanizmadır. Marka sahipleri açısından bu, portföydeki her tescilin fiilen kullanılıp kullanılmadığının düzenli biçimde gözden geçirilmesini; kullanım delillerinin tarih belirtir biçimde saklanmasını gerektirir. İptal talebinde bulunmak isteyenler açısından ise karşı tarafın olası kullanım delillerinin önceden değerlendirilmesi, başvurunun başarı ihtimalini doğru öngörmek bakımından önemlidir.

Marka portföyünüzün kullanım durumunun gözden geçirilmesi veya bir markanın kullanılmadığı gerekçesiyle iptali için Günser + Partners ile iletişime geçebilirsiniz.